Audita las patentes recién otorgadas antes de financiar el regreso de Ultrahuman

Estás decidiendo si financiar una startup que acaba de superar la aduana tras una prohibición de PI. La línea más arriesgada del expediente de debida diligencia puede ser una fecha de otorgamiento: la patente de utilidad 12,769,363 de Oura fue otorgada el 20 de octubre, dos días antes de que la empresa presentara su nueva demanda.

Un despacho aduanero puede parecer una luz verde, pero quizás sea solo la primera capa de un riesgo de patentes. La auditoría distingue un regreso real de un despacho temporal al preguntar si el incumbente ya ha preparado la siguiente reclamación.

Realiza la auditoría antes de que se mueva el dinero

• Confirma el alcance de la exclusión previa. Obtiene la orden comercial anterior y el despacho aduanero. Lee la descripción del producto, el número de patente y el lenguaje de exclusión. Termina con una nota de una página que indique qué reclamaciones fueron prohibidas y cuáles quedaron abiertas.
• Obtiene las patentes otorgadas del incumbente y los otorgamientos recientes. Busca en el registro de patentes patentes de diseño y de utilidad activas. Compara las fechas de otorgamiento con la fecha de presentación de cualquier nueva demanda. El entregable es una tabla con números de patente, fechas de otorgamiento y las reclamaciones que cubre cada patente.
• Mapea a los codefendidos de fabricación. Identifica quién fabrica el producto, dónde está la fábrica y si el fabricante puede ser demandado como demandado separado. Termina con una nota de cadena de suministro que nombre la fábrica, la ciudad y la teoría legal para añadirlo al caso.
• Calcula el riesgo de licenciamiento e injunción. Modela un acuerdo de licencia, una condena por daños y una prohibición permanente de ventas. Cierra con un escenario de riesgo que indique la tasa de regalía, la exposición a daños y los ingresos perdidos si el producto se retira.

Haz que la auditoría produzca documentos que el inversor pueda hacer cumplir, no una carpeta de PDFs.

El Ring Pro de Ultrahuman muestra la brecha

Oura ganó un caso anterior ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. que bloqueó las importaciones y ventas del Ring Air de Ultrahuman, obligando a la startup a rediseñar. El Ring Pro rediseñado se lanzó en febrero y recibió el despacho de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en marzo, permitiendo a Ultrahuman volver a venderlo en Estados Unidos.

Oura presentó un nuevo caso de patentes ante el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, buscando dinero y una orden judicial permanente que ponga fin a las ventas de Ring Pro en EE. UU. La presentación se basa en dos patentes, D804,471 y 12,769,363, que según Oura quedaron fuera de la decisión aduanera anterior.

Oura también demandó a SVTronics, el fabricante de electrónica de Texas que supuestamente produce el Ring Pro en Plano, Texas. Ultrahuman recaudó $70 millones en septiembre de inversores que incluyen Qualcomm Ventures y Labcorp, con una valoración de aproximadamente $365 millones. Oura tiene acuerdos de licenciamiento basados en regalías con RingConn y Circular, permitiendo a esas empresas seguir vendiendo.

Incluye la auditoría en el term sheet

Usa la auditoría para establecer términos, no para llenar un expediente de debida diligencia. Exige a la startup que produzca la nota de alcance de la orden, la tabla de patentes y la nota de cadena de suministro antes de que se mueva el dinero. Nombra a la persona responsable de cada entregable y la fecha de vencimiento.

Si la orden previa es estrecha, los otorgamientos recientes del incumbente son amplios, o una fábrica es nombrada como codefendida, la startup necesita un presupuesto legal que pueda sobrevivir a una segunda demanda. Los fundadores deberían explicar por qué el nuevo diseño evita las reclamaciones anteriores y por qué es poco probable que se ejerzan las patentes recién otorgadas. Si no pueden, la valoración debe reflejar esa incertidumbre.

Calcula la vía de licenciamiento como un resultado posible. Algunos incumbentes se conforman con regalías en lugar de perseguir una injunción. Modela la regalía contra el margen bruto del producto y trata una prohibición permanente de ventas como el riesgo de peor caso que puede anular las suposiciones de la siguiente ronda. La llamada de capital debe separar una licencia, una condena por daños y una injunción, con una probabilidad, un rango en dólares y un disparador para cada una. Una nueva demanda que nombre el mismo producto ya debería tener un plan adjunto.